中銀文化
客戶至上、專業(yè)合作、勤勉盡責(zé)、優(yōu)質(zhì)高效
中銀解讀｜電子煙專利戰(zhàn)之美國“337調(diào)查”
時間：2023.03.03 作者：北京中銀（深圳）律師事務(wù)所 鄭明偉、賴創(chuàng)奇、莫俊炫
分享到：
一、麥克韋爾在美發(fā)起“337調(diào)查”//
2021年10月4日，深圳麥克韋爾科技有限公司（以下簡稱“麥克韋爾”）向美國國際貿(mào)易委員會（ITC）提出“337調(diào)查”申請，申請?zhí)枮?37-TA-1286。該申請針對的是：美國、加拿大、中國香港共38家企業(yè)及個人在美國的相關(guān)進口、銷售行為涉嫌侵犯麥克韋爾在美國享有的與其電子煙產(chǎn)品相關(guān)的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)；這些被申請人包括Bold、Hanna、710、AEG、A&A、DC、HW、IVG等。同時，麥克韋爾還向ITC申請向侵權(quán)主體作出有限排除令（Limited Exclusive Orders）和禁止令(Cease and Desist Orders)。
二、“337調(diào)查”及救濟措施//
01“337調(diào)查”
“337調(diào)查”指的是美國《1930年關(guān)稅法》（Tariff Act of 1930）第1337節(jié)規(guī)定的調(diào)查程序，該程序針對以下兩種行為：
“（1）通過不正當(dāng)競爭的方式或不公平的行為將產(chǎn)品進口到美國，或產(chǎn)品的所有權(quán)人、進口商、承銷商以及上述代理人通過不公平的方式在美國市場上銷售該產(chǎn)品，并對美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實質(zhì)破壞或嚴重損害，或阻礙美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建立，或壓制、操縱美國的商業(yè)和貿(mào)易；
（2）侵犯美國有效且應(yīng)于法律保護的專利權(quán)，或侵犯根據(jù)或采取有效且應(yīng)予法律保護的美國專利所采取的方法制造、生產(chǎn)、加工或開采的產(chǎn)品，同時與該專利產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)業(yè)在美國存在或正在建立?！盵 《美國337調(diào)查程序詳解與實務(wù)指南》，總第一版，國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)中心，2021年12月17日。]
02禁止令與排除令
“337調(diào)查”向權(quán)利人提供兩種救濟措施，一種是禁止令(Cease and Desist Orders)，實際效果是責(zé)令被告停止進口、銷售、推銷、宣傳、分銷、轉(zhuǎn)讓以及招攬美國代理商或經(jīng)銷商購買侵權(quán)產(chǎn)品及其部件。
另一種是排除令（Exclusion Orders），實際效果是排除被告生產(chǎn)或銷售的特定侵權(quán)產(chǎn)品進入美國。[ 《美國337調(diào)查程序詳解與實務(wù)指南》，總第一版，國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)中心，2021年12月17日。]
本案，麥克韋爾所申請的是有限排除令（Limited Exclusion Orders），該排除令僅針對特定侵權(quán)產(chǎn)品（即電子煙產(chǎn)品）。
03救濟措施的執(zhí)行
與一般知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟案件不同，“337調(diào)查”中的救濟措施由ITC通過聯(lián)邦法院或美國海關(guān)執(zhí)行，無需當(dāng)事人申請強制執(zhí)行。
禁止令由聯(lián)邦法院執(zhí)行，即由聯(lián)邦法院依據(jù)禁止令，責(zé)令特定主體停止進行有關(guān)侵權(quán)產(chǎn)品的進口、銷售、推銷等行為。但禁止令并不能禁止被告的出口行為，被告仍可將侵權(quán)產(chǎn)品出口至美國境外地區(qū)。
而排除令則由海關(guān)機構(gòu)執(zhí)行，即由海關(guān)機構(gòu)依據(jù)排除令拒絕侵權(quán)產(chǎn)品進口美國境內(nèi)。但對于進口方而言，其還能向海關(guān)提出申請，請求認定特定貨物不屬于排除令所指涉的侵權(quán)產(chǎn)品，以此避免被拒絕進口。
三、本次調(diào)查所涉及的霧化芯專利//
本次調(diào)查涉及3項專利及1項商標(biāo)。分別為：US10357623B2號“霧化器及使用該霧化器的電子煙”（Atomizer and electronic cigarette using the same）、US10791763B2號“一種防止儲液器內(nèi)空氣導(dǎo)致漏液的霧化器及具有該霧化器的電子煙”（Atomizer capable of preventing liquid leakage caused by air inside a liquid reservoir and electronic cigarette with the same）、US10791762B2號“電子煙及其霧化組件的制造方法”（Electronic cigarette and method for manufacturing atomizing assembly thereof）；第5633050號“CCELL”商標(biāo)。
申請人麥克韋爾的上述部分專利在國內(nèi)具有同族專利。US10791763B2號中國同族專利為CN207084113U號實用新型專利“一種用于電子煙的霧化器以及具有該霧化器的電子煙。US10357623B2號中國同族專利包括CN101606758A“電子煙”、CN101878958A“電子煙的霧化器”兩個發(fā)明專利。
（US10791762B2號專利）
上述專利均牽涉到了電子煙的結(jié)構(gòu)、霧化器的制造方法、霧化原理等關(guān)鍵技術(shù)。而本次調(diào)查，ITC投票決定調(diào)查范圍包括為“特定油煙彈和組件及其下游產(chǎn)品”（Certain Oil-Vaping Cartridges, Components Thereof, and Products Containing the Same）。
（US10357623B2號專利）
（US10791763B2號專利）
（第5633050號商標(biāo)）
四、專利戰(zhàn)與市場走向//
目前全球最大的電子煙市場在美國，麥克韋爾是首個在電子煙領(lǐng)域作為申請人主動啟動“337調(diào)查”程序的中國企業(yè)。本次337調(diào)查中麥克韋爾所申請的是有限排除令（Limited Exclusive Orders），如被調(diào)查企業(yè)經(jīng)調(diào)查侵權(quán)成立，被控企業(yè)的侵權(quán)產(chǎn)品不但禁止在美國銷售，還不得從海外進口到美國。麥克韋爾可以借此揮動“專利大棒”搶占全球最大電子煙市場。任何一個意圖進入美國電子煙市場的企業(yè)，要么通過自主研發(fā)繞開麥克韋爾的霧化核心專利；要么獲得麥克韋爾的授權(quán)許可并支付許可費用。在商業(yè)邏輯上，通過專利戰(zhàn)爭使得客戶不敢向同行業(yè)競爭對手下單采購，同樣能夠起到打擊競爭對手、壓縮其市場份額的目的。麥克韋爾下一步是否會以專利權(quán)直接指向國內(nèi)同行業(yè)競爭對手，有待觀察。
根據(jù)本所律師向業(yè)內(nèi)人士了解，本次麥克韋爾的通過陶瓷霧化芯加熱產(chǎn)生霧化效果的專利已經(jīng)被普遍運用于電子煙，特別是CBD領(lǐng)域，因此規(guī)避的難度較高。目前而言，另一條可采取的技術(shù)規(guī)避路線是超聲霧化（即通過高頻震動產(chǎn)生霧化效果），但該技術(shù)難度較大，除了深圳華誠達、湖南嘉業(yè)達等長期從事陶瓷材料技術(shù)研發(fā)的公司外，其他企業(yè)如采取該項技術(shù)可能會面臨較高的技術(shù)壁壘。此外，相比加熱霧化，市場少部分以超聲霧化芯制作的電子煙產(chǎn)品，被普遍反映霧化量的煙量較小。但超聲霧化的優(yōu)勢在于，霧化溫度較低，且在保留液體活性成分上具有天然優(yōu)勢。
相信本次“337調(diào)查”對市場的下一步引發(fā)方向?qū)⒂兄卮笥绊懀曥F化的研發(fā)將會被更多的電子煙企業(yè)提上日程。
結(jié)語結(jié)語當(dāng)年手機專利大戰(zhàn)時，中國企業(yè)幾乎處于被動挨打的局面，主動權(quán)基本在外國公司手中?，F(xiàn)在，電子煙作為可能替代傳統(tǒng)煙草的新一代煙草產(chǎn)品，具有巨大的市場消費潛力，麥克韋爾主動依據(jù)專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)發(fā)起“337調(diào)查”，體現(xiàn)中國企業(yè)的科技實力在上升，這對于其他同行業(yè)電子煙企業(yè)來說，既是危，也是機。與手機核心專利相比，霧化芯的研發(fā)難度難度較小。此外，對長期從事陶瓷材料研發(fā)的企業(yè)而言，這也是參與霧化芯研發(fā)的重大機遇。
（以上涉及的專利文件可以通過電子郵箱向本所律師索取lawyerlaicq@163.com）
