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中銀業績 | 禁止反悔逆向應用？最高院連撤無效決定及北知院判決！
時間：2023.10.10 作者：中銀律師事務所
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近日，北京中銀（深圳）律師事務所知產團隊收到最高人民法院送達的（2022）最高法知行終646號行政判決書，中銀律師又一專利無效行政案件在最高人民法院獲得改判支持。
匠心獨運逆向應用禁止反悔
本次專利行政訴訟程序因專利侵權民事訴訟而起，亦因專利侵權民事訴訟而終審改判。事實上，除了本案專利之外，對方還向我方當事人發起了另外的4項專利侵權訴訟，包括2項實用新型專利及2項外觀設計專利侵權訴訟，但均被擊退。而本案也僅僅是專利權利要求中的一字之差而激起的后續波瀾，即“活絡連接”是否就是現有技術中的“活動連接”？該專利的說明書[0008]段解釋“活絡連接”是“現有技術中....的結構”，導致各方在民事侵權程序中將“活絡連接”理解為現有技術中的活動連接。然而在第二次無效程序中專利權人在權利要求的其他特征均被公開的情況下，聲稱“活絡連接”應按照說明書[0012]段來解釋，必然導致活絡連接包含了現有技術所未能公開的彈簧安裝座、球頭等新增特征，并最終被復審委采納而維持該權利要求有效。細心的讀者此時會發現，既然無效決定因“活絡連接”新增了特征，必然權利要求保護范圍會縮小，遺憾的是該無效決定是在民事侵權二審程序開庭后做出，即便我方在收到無效決定的第一時間向民事二審程序中的合議庭提交了針對該無效決定的代理意見，但未能引起民事程序中二審合議庭的注意，最終仍以較大保護范圍的“活絡連接”認定了被訴產品落入其權利要求保護范圍。
既然專利權人在民事侵權訴訟中對于“活絡連接”適用了大范圍的保護，那么反過來專利行政程序中仍應受到前述民事侵權程序中“活絡連接”相關解釋的限制，以避免專利權人前后解釋不一、兩頭得利的情況發生。依照上述逆向應用禁止反悔的思路，中銀深圳知產團隊及時調整訴訟策略，將本案專利涉及到專利侵權的民事訴訟一審和二審，兩次專利無效以及后續的行政訴訟一審等多個交織錯雜的程序逐一梳理，引入公眾的可預見性、誠信原則、合理解釋等原理精神將“活絡連接”限定至客觀、公正的范圍。
追求極致力促裁判標準統一
通常所稱的禁止反悔原則，是指利權人如果在專利審批（包括專利申請的審查過程或者專利授權后的無效、異議、再審程序）過程中，為了滿足法定授權要求而對權利要求的范圍進行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在主張專利權時，不得將通過該限縮而放棄的內容納入專利權的保護范圍。但本案中，專利權人在前期的侵權民事案件中為了將被訴侵權技術方案納入專利權的保護范圍，而引用說明書[0008]段將權利要求用語“活絡連接”作擴大解釋為“現有技術中....的結構”，但在此后續的專利確權行政案件中，權利人針對無效宣告請求人所提出的現有技術和無效理由，又提出依據說明書[0012]段限縮解釋權利要求的“活絡連接”為包含了彈簧安裝座、球頭等特征的技術方案，以避免專利權被宣告無效，如果不能糾正國家知識產權局未予關注的前述問題，必將導致專利權人兩頭得利，既不利于誠信市場的建設，也不符合公正、誠實的社會主義核心價值觀的要求，更有損社會公眾對國家知識產權局的信賴并破壞了國家法律的尊嚴。
本案雖然案涉標的額不高，但該案件所體現的制度價值不容忽視，其對于統一裁判標準、促進制度公正具有重要意義，尤其是民事侵權訴訟中對相關技術特征的范圍劃定，反過來影響專利無效程序中技術特征的解釋具有一定的示范效果。
攻堅克難二審終獲改判支持
最高人民法院知識產權法庭的數據統計顯示，2019-2022年審結的民事二審實體案件中，改判率為16.6%，其中2022年改判率為18.1%；2019-2022年審結的行政二審實體案件中，改判率僅為6.5%，其中2022年改判率為5.8%。專利行業則有戲稱，“專利侵權二審改判難，改判北知院專利無效的一審更難，而改判國家知識產權局及北京知識產權法院的一致認定是難上加難”。
本案中，中銀深圳分所知產團隊在無效決定維持專利部分有效、北知院一審判決維持無效決定的不利情況下接受委托，在二審代理過程中，重新整理思路，改變訴訟策略，充分準備庭審辯論意見，不僅通過自行梳理的事件發展時間軸來幫助法官理清專利侵權訴訟與專利行政訴訟中的關鍵節點，而且還通過制作PPT將復雜的案件事實圖表化呈現給合議庭，化繁為簡的文檔演示、邏輯清晰的書面表達獲得法官的當庭贊許。庭審結束后，中銀深圳知產團隊趁熱打鐵提交多輪書面代理意見闡述案件細節及核心要點，并適時與承辦法官進行電話溝通，對民事侵權程序中涉及的關聯內容與專利行政訴訟程序中的疑難點及時釋疑，最終獲得最高人民法院的認可，實現專利行政案件中連撤國知局專利無效決定及北知院判決的大逆轉改判。
本案的成功辦理，充分展現了中銀深圳分所知產團隊長期秉持的“精耕細作、追求極致、務實高效、打造精品”的工匠精神和極致追求，也得到了客戶的高度贊譽，“把匠心運用到每一個個案，做到極致專業，同時還勇于把匠心運用到案件的法律正確適用、裁判標準的統一、社會主義核心價值觀貫徹之中”。
律師團隊
中銀（深圳）律師事務所知產團隊目前有十余名執業律師、專利代理師、工程師，致力于知識產權爭議解決和商業秘密保護，團隊多名成員有在美、英、德、日等境外留學或執業經歷，能夠以英語、德語、日語作為工作語言；中銀（深圳）律師事務所知產團隊在植物新品種、節能環保、生物醫藥、通信光電、集成電路、軟件著作權等領域具有豐富的實務經驗和成功典型案例。中銀（深圳）律師事務所知產團隊將堅守初心牢記使命，繼續為中外客戶提供高質量、精準化的訴訟和非訴訟法律服務。
